11 商标在先使用保护的限制

——东莞市华美食品有限公司诉陆大菊侵害商标权案

【案件基本信息】

1.裁判书字号

湖北省宜昌市中级人民法院（2015）鄂宜昌中知民初字第00088号民事判决书

2.案由： 侵害商标权纠纷

3.当事人

原告：东莞市华美食品有限公司

被告：陆大菊

【基本案情】

原告东莞市华美食品有限公司（以下简称华美公司）诉称：华美公司为第3193888号、第3866668号商标的权利人，该商标分别于2005年6月14日、2006年1月14日获得授权，核定使用商品均为第30类。原告投入巨资打造“华美”品牌，致该品牌家喻户晓，第3866668号商标被认定为驰名商标。2015年8月，原告发现被告在其经营场所内销售的商品，在包装上突出使用了“华美”及“HUA MEI”字样，且被告经营场所的店面招牌均使用“华美”字样，该行为严重侵犯了原告的商标权。为维护其合法权益，原告诉请法院判令被告：1.立即停止侵犯原告注册商标专用权的行为；2.赔偿原告经济损失5万元；3.赔偿原告因制止侵权行为而支付的合理费用5000元；4.在当地省级以上报刊除中缝以外版面刊登道歉声明，以消除影响；5.承担本案诉讼费用。

被告陆大菊答辩称：1.被告没有侵犯原告注册商标专用权。2.被告从1999年开始即将“华美西饼”店作为自己的经营字号一直经营到现在，根据法律规定，被告有权继续使用该字号。被告虽然没有进行商标注册，但是作为字号在原告使用或者注册“华美西饼”之前，因此被告没有侵权，且可以继续使用，请求法院驳回原告的诉讼请求。

【案件焦点】

1.被告陆大菊对涉案商标是否享有优先权；2.被告是否侵权。

【法院裁判要旨】

湖北省宜昌市中级人民法院经审理认为：构成商标先用权要满足以下条件，一是具有在先使用的客观事实，且该使用是连续一定时期的使用，并产生了商标的识别功能。二是在先使用的商标与注册的商标相同或近似且使用的商品相同或类似。三是在先使用的商标在商标权利人注册前应有一定的影响。

根据本案查明的事实，被告陆大菊对涉案商标不享有在先使用权，理由如下：首先，根据工商登记的信息，1999年成立的“宜昌市西陵工业品经销公司华美西饼店”以及“宜昌市天龙贸易公司华美西饼店”均属于内资企业法人分支机构，且上述两家华美西饼店均在原告申请商标前已注销登记，陆大菊没有提交证据证实其与该公司有继受关系，故陆大菊即使作为该内资企业法人分支机构的负责人经营华美西饼店，也不能认定为陆大菊个人的在先使用。陆大菊提交的照片上显示时间为“0：5：2”，但照片上不能完整显示“华美”文字及字母，且该时间段为陆大菊作为内资企业法人分支机构负责人经营期间，故该照片亦不能认定陆大菊个人对“华美”文字以及字母的在先使用。其次，陆大菊于2004年2月22日、2004年4月6日分别以“宜昌市西陵区华美西饼店”“宜昌市华美西饼店”作为字号名称，向工商行政管理部门办理个体工商户登记，其使用“华美”（文字）早于原告申请第3866668号 商标的时间，其将“华美”文字作为字号使用，享有在先使用权。但其将“华美”作为字号使用时，必须依法规范使用。根据本案查明的事实，原告在取证时，被告在其店面招牌、产品包装袋、包装盒上突出使用“华美”以及“HUA MEI”字样，从而使“华美”以及“HUA MEI”起到了区分商品来源及服务的作用，构成商标性使用。陆大菊仅获得对“华美”文字作为名称中字号在先使用权，该先用权不能及于“华美”以及“HUA MEI”作为商标使用的功能。且在原告申请涉案商标之前，陆大菊以个体工商户形式经营的两家“华美西饼”店分别于2008年、2015年注销了工商登记。而涉案的五家“华美西饼”店均成立于原告注册商标之后且只有两家店铺在工商行政管理部门登记时名称含有“华美”字样。最后，陆大菊没有提交充分的证据证实其在原告注册涉案商标前，将“华美”文字及“HUA MEI”字母作为其生产、销售的商品商标使用，并有一定的影响力。陆大菊提交的三峡晚报2007年12月11日第八版创富刊登的《陆大菊：“淘金”宜昌糕点市场》的文章，报道了陆大菊的创业致富之路，该报道的时间在原告申请涉案商标之后，且部分内容与本案查明的事实不符，故不能达到陆大菊对涉案商标享有在先使用权的证明目的。综上，对于陆大菊认为其对涉案第3866668号商标构成在先使用，有权在原使用范围内继续使用该商标的主张，应不予支持。

根据本案查明的事实，原告华美公司在注册了第3866668号 商标后，陆大菊又经营了包括涉案店铺在内的五家店铺以及一家加工坊，在原告取证期间被告陆大菊未经商标权人许可，在其店铺招牌以及销售的商品上突出使用“华美”以及“HUA MEI”字母，且销售的产品与原告涉案商标核定使用的商品相同或近似，构成商标意义上的使用，故其行为构成侵权，应当承担停止侵权的民事责任。对于原告华美公司主张被告陆大菊停止侵犯其依法享有专有权的第3866668号商标的诉讼请求，应予以支持。

解决本案的争议，应当遵循诚实信用原则。虽然陆大菊销售涉案侵权产品对涉案商标不享有在先使用权，但其在经营活动中突出使用“华美”的行为，有一定的历史原因。陆大菊主观上并没有侵权的恶意，且其经营地点均在湖北省宜昌市范围内，而原告华美公司在宜昌没有开设西饼店。原告也没有提交证据证实被告的侵权给原告造成了实际损失以及被告因侵权的获利。故法院综合考虑原告商标的声誉和知名度、被告的经营地点、规模、侵权性质、原告对被告及丈夫经营的另四家店铺也提起了诉讼以及原告为制止侵权行为所支付的合理费用等因素，依法酌定被告赔偿原告经济损失以及合理费用共计4000元。对原告超出部分的诉讼请求，应不予支持。

鉴于本案被告陆大菊的行为未对原告华美公司的声誉造成较大范围的影响，故对原告华美公司要求被告在当地省级以上报刊消除影响的诉讼请求，应不予支持。

湖北省宜昌市中级人民法院判决：

一、被告陆大菊立即停止在店面招牌以及生产、销售的商品包装上使用“华美”以及“HUA MEI”字样等侵害原告东莞市华美食品有限公司所有的第3866668号 商标的行为；

二、被告陆大菊于本判决生效之日起三日内支付原告东莞市华美食品有限公司经济损失及合理费用共计4000元；

三、驳回原告东莞市华美食品有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费1175元，由原告东莞市华美食品有限公司负担700元，被告陆大菊负担475元。

当事人均服判，未提起上诉。判决现已发生法律效力。

【法官后语】

新《商标法》第五十九条第三款规定了商标的在先使用，有效地保护商标在先使用权利人的合法权益。但该条款的适用并不是全面覆盖的，而是有选择的保护。其适用条件：一是有在先使用的事实；二是作为商标性使用；三是在一定地域内有一定的影响力。上述三个条件的时间节点均应在涉案商标注册前。本案中对于陆大菊是否构成在先使用，也是从上述几个方面考虑的。

新商标法修改将诚实信用原则写进了第七条第一款，规定在注册和使用商标时遵循诚实信用原则。本案中，原告未提交证据证实侵权造成其损失数额、被告获利数额，因此采用法定赔偿。如前所述，虽然陆大菊销售涉案侵权产品对涉案商标不享有在先使用权，但其在经营活动中突出使用“华美”的行为，有一定的历史原因。陆大菊主观上并没有侵权的恶意，且其经营地点均在湖北省宜昌市范围内，而原告华美公司在宜昌没有开设西饼店。故法院综合考虑原告商标的声誉和知名度、被告的经营地点、规模、侵权性质、原告对被告及丈夫经营的另四家店铺也提起了诉讼以及原告为制止侵权行为所支付的合理费用等因素，依法酌定被告赔偿原告经济损失以及合理费用共计4000元。

编写人：湖北省宜昌市中级人民法院 罗娟